'자니딥' 특허분쟁, 법정공방 2라운드 예고

• LG생명과학 소제기 준비…제네릭사 "자신있다"

'자니딥' 제네릭 등재현황(2009년 7월1일기준)

LG생명과학과 국내 제약사들가 벌이고 있는 혈압약 ‘ 자니딥’(성분명 염산레르카르니디핀) 특허분쟁이 2라운드로 넘겨질 전망이다.

LG생명과학은 특허심판원의 무효심결에 불복해 취소소송을 준비 중인 것으로 알려졌다.

소제기 시한은 오리지널사의 연기신청이 받아들여져 이달 31일까지 연장됐다.

23일 관련 업계에 따르면 이번 분쟁은 제네릭사들이 ‘레르카니디핀 염산의 신규 결정성 다형 및 그 제조방법’ 특허무효 심판을 청구하면서 불거졌다.

이는 제네릭 발매 이후 뒤늦게 쟁점특허가 등재돼 등록특허를 무효화하지 않을 경우 제품을 판매할 수 없게 된 데 따른 항변의 일환이었다.

실제 ‘자니딥’은 2006년 PMS가 만료됐고, 같은 해 제네릭들이 쏟아져 나왔다. 결정형 특허는 이에 앞서 2004년 1월에 출원됐지만 3년 후인 2007년 1월에야 등록됐다.

결국 제네릭의 생사는 에버그리닝 전략인 후속특허를 무력화시킬 수 있느냐에 따라 갈려지게 된 것.

무효확인심판은 2007년 7월 일동제약이 먼저 제기하고 같은 해 10월 한서제약이 뒤따랐다.

유한양행과 유유는 일동제약 심판청구에 보조참가했다.

그리고 특허심판원은 최초 심판제기 후 2년만이 지난 6월 쟁점특허인 결정형Ⅰ의 신규성과 진보성을 인정할 수 없다면 무효심결했다.

한서제약이 제기한 심판에서는 결정형Ⅰ.Ⅱ 혼합형 등록특허도 포함됐지만, 결정형Ⅰ만 회피하면 제품판매에 문제가 없기 때문에 혼합형에 대한 무효근거를 제출하지 않아 해당 특허청구 범위에 대한 심판청구는 기각됐다.

제네릭사 관계자들은 “이번 사건은 오리지널 의약품의 특허를 연장시키기 위한 에버그리닝 전략의 전형적 사례”라면서 “심판원의 심결에서 확인 가능하듯이 신규성과 진보성을 확보하기 어렵기 때문에 본안소송에서도 어렵지 않게 이길 수 있을 것”이라고 자신했다.

이 관계자들은 또 “유럽과 일본에서는 특허등록이 거부돼 이의신청이 진행 중”이라면서 “상황이 달라질 수는 있지만 리피토 사건 등에서 특허법원이 에버그리닝 전략에 대해 부정적인 태도를 보인 것을 감안하면 무리가 없을 것”이라고 내다봤다.

특허심판원의 이번 무효심결은 민사법원에 계류중인 특허권 침해소송에도 영향을 미칠 것으로 보인다.

특허권자인 이탈리아 레코르다티사는 유한양행과 일동제약, 유유, 한서제약 등을 상대로 서울중앙지법, 대전지법, 청주지법 등에 각각 소송을 제기해 놓은 상태다.

한 업체 관계자는 “재판부가 심결내용을 인용해 침해소송을 일단락지을지, 아니면 특허법원 판결까지 기다릴지 아직 알 수 없다”면서 “상황이 어찌됐든 심판원과 특허법원의 판결이 침해소송에도 그대로 영향을 미칠 것”이라고 말했다.

이와 관련 데일리팜은 오리지널사의 의견을 청취하기 위해 LG생명과학에 수차 접촉했지만 취재를 회피했다.

한편 ‘자니딥’은 IMS데이터 기준 2005년 362억원, 분기매출 90억원대로 정점을 찍었다가 2006년 4분기부터 하락하기 시작했다.

지난해에는 229억원어치가 판매됐으며, 올해 1분기 57억원 매출로 50억대 시장을 유지하고 있다.