동아제약은 왜 동아에스티에 상표권 분쟁 제기했나

• 한 지붕 아래 두 회사가 이례적...에크난·애시콘 상표권 취소심판 승소
• "공정거래 위반 피하려 상표권 양도·양수 대신 정식 절차 밟았을 것"

[데일리팜=김진구 기자] 동아제약이 계열사 동아에스티를 상대로 상표권 분쟁을 제기해 승소했다.

대개 상표권 분쟁은 경쟁업체 간에 일어난다는 점에서, 한 지붕 아래에 있는 두 회사가 상표분쟁을 벌였다는 사실은 이례적인 것으로 평가된다.

이에 대해 제약바이오업계에선 두 회사가 공정거래 위반의 소지를 줄이기 위해 정식으로 법적 절차를 밟은 것으로 설명하고 있다.

◆동아제약, 동아에스티 상대 상표권 분쟁 연이어 승리

28일 제약업계에 따르면 특허심판원은 동아제약이 동아에스티를 상대로 제기한 2건의 상표취소 심판에서 최근 잇달아 동아제약의 손을 들어줬다.

동아제약이 심판을 청구한 배경은 자사 의약품의 발매와 관련이 있다. 동아제약은 2020년 7월과 8월 연이어 여드름치료제 '애크논크림'과 파모티딘 성분 일반의약품 위장약 '애시컨정'을 발매했다.

두 제품의 출시를 전후로 동아제약은 '애크논'과 '애시컨'이라는 상표를 출원했다.

그러나 특허청이 등록을 거절했다. 이미 등록된 '에크난'과 '애시콘'이라는 상표와 유사하다는 이유였다. 거절의 이유가 된 상표는 동아에스티가 보유하고 있었다.

그러자 동아제약은 2021년 6월 특허심판원에 동아에스티가 보유한 두 상표의 등록을 취소해달라는 심판을 청구했다.

결국 특허심판원은 8개월 만에 상표등록을 취소한다며 동아제약의 손을 들어줬다. 특허심판원은 "동아에스티가 상표를 등록한 지 3년이 넘도록 실제 사용하고 있지 않으므로, 상표 등록을 취소한다"고 심결했다.

이 심결 이후 동아제약은 기존에 출원했던 '애크논'과 '애시컨' 상표의 재등록을 추진 중이다.

◆상표권 양도 대신 법적절차 정식으로 밟은 이유는

흥미로운 점은 동아제약이 '상표권 양도·양수'라는 편한 길을 놔두고 상표권 분쟁이라는 어려운 길을 선택했다는 것이다.

이에 대해 제약업계에선 동아제약과 동아에스티가 공정거래법 위반의 불씨를 없애기 위해 정식으로 법적 절차를 밟았다는 해석을 내놓는다.

상표권은 개인간 거래에선 무상으로 양도·양수가 가능하다. 그러나 기업간 거래에선 해당 상표의 가치를 측정해 적당한 가격을 지불해야만 양도·양수를 할 수 있다.

특히 같은 지주회사를 두고 있는 관계사 간 상표권 양도·양수는 '내부자 거래'의 일종으로 해석될 수 있다. 만약 동아제약이 적당한 가격을 치르지 않고 상표권을 양수했을 경우 문제가 될 수 있다는 의미다.

이에 대해 한 제약업계 관계자는 "상표권 양도·양수가 훨씬 쉬운 길이긴 하다"며 "그러나 공정거래위원회가 이 상황을 두고 제값보다 싼 가격에 상표권을 양도·양수했다고 문제 삼으면 공정거래법 위반으로 비화할 수 있다"고 설명했다.

그는 이어 "동아에스티가 해당 상표를 3년 넘게 사용하지 않아 공정하게 제값을 매기기 어려운 상황"이라며 "동아제약 입장에선 제값을 주고 상표권을 양수했다는 근거를 남기기 어려워, 양도·양수 대신 정식으로 법적 절차를 밟은 것으로 보인다"고 말했다.