"특허분쟁 두렵다면 신제품 꿈꾸지 마라"

• 젬자분쟁 역전승 안소영 변리사

안소영 변리사

작년 말 산업자원부 산하 무역위원회가 국내 제약회사 2곳을 한국릴리 항암제 염산젬시타빈(상품명 젬자주) 특허침해 혐의로 조사하겠다는 이례적 결정을 내놓았었다.

물론 특허권자인 일라리 릴리측이 신풍제약과 광동제약을 제소했기 때문에 시작된 일이지만 전문기관인 특허심판원을 두고 무역위가 특허침해 조사에 나선 것은 적어도 국내에서는 드문 케이스였다.

이후 유한양행과 한국유나이티드제약에 대한 조사도 같은 혐의로 진행됐지만 대부분 국내사들은 세계적 다국적사인 릴리의 엄포에 사실상 주눅들어 사업 자체를 포기하거나 무역위의 판금조치를 수용하는 수동적 자세를 보였었다.

염산젬시타빈 제법특허를 보유한 릴리가 특허방어에 성공할 것이란 전망이 우세한 가운데 지난 23일 내려진 무역위의 최종결정은 말 그대로 국내사들의 '역전승'이라고 밖에 표현할 수 없다.

안소영 변리사(약학박사, 안소영국제특허법률사무소)는 염산젬시타빈 특허분쟁에서 역전승을 이끌어 낸 주인공이다.

안 변리사는 "제법특허는 침해입증이 곤란하기 때문에 물질특허가 만료됐을 경우 거의 분쟁이 발생하지 않는다"며 "이같은 점 때문에 릴리가 특허와 무관한 무역위원회를 선택했을 가능성이 높다"고 분석했다.

패색이 짙던 젬시타빈 사건을 맡은 안 변리사는 제법특허 입증책임이 특허권자인 릴리에 있다는 점을 집중적으로 설득했다. 무역위는 사건 초기 릴리의 주장대로 국내사에 제조관리기록서를 요구하는 등 국내사에게 특허를 침해하지 않았다는 점을 입증할 것을 주장했다고 한다.

안 변리사는 "릴리가 특허침해를 주장하며 제조관리기록서 제출을 요구했고 무역위가 이 논리를 적용해 판금조치를 취했다"며 "이런 판례를 남겨두면 앞으로 국내사들은 영업비밀인 제조관리기록서를 제출해가며 스스로 특허를 침해하지 않았다는 점을 입증해야하는 처지에 놓이게 된다"고 밝혔다.

따라서 그는 기술설명회가 열리기 전 무역위원회를 3~4차례 방문해가며 산자부 조사관들에게 특허마인드를 심어주고 릴리 주장의 문제점을 조목조목 짚는 등 설득작업을 벌여 나가 결국 '역전승'을 이끌어 냈다.

특허분쟁에서 승리했지만 아쉬움도 남는다.

안 변리사는 "이번 분쟁에 연루된 4개 업체가 모두 인도 닥터레디사 원료를 썼던 만큼 공동대응했다면 좀 더 효율적인 소송전략을 짤 수 있었다"며 "릴리가 문제를 제기하자 지레 겁먹고 대체 수입원을 찾는 등 각개격파식 입장을 취해 아쉬웠다"고 말했다.

또 "이번 분쟁을 통해 릴리는 1년 가까이 염산젬시타빈 특허연장 효과를 이미 거뒀다"며 "특허분쟁 자체를 두려워하기 보다 신제품 출시전략의 일환으로 인식하는 자세가 필요하다"고 충고했다.

이와함께 "분쟁에서 이기는 것도 좋지만 제품 기획단계에서부터 특허전략을 짜는 것이 더 중요하다"며 "아이템 선정에서부터 최종 출시까지의 특허문제를 모두 조언할 수 있는 제약사 자문역을 맡고 싶다"는 희망도 피력했다.