감정시험도 동원...케이캡 분쟁 '간접 침해' 승부 갈랐다

• 제네릭사, 오리지널과 다른 결정형으로 회피 도전…1심 승리
• HK이노엔 "제네릭사 결정형, 오리지널처럼 전환…간접 침해" 주장
• 감정시험 실시했지만…특허심판원 "오리지널과 다른 결정형" 판단

[데일리팜=김진구 기자] 케이캡(테고프라잔) 결정형특허 관련 분쟁에서 제네릭사들이 1심 승리를 거둔 가운데 '간접 침해' 여부가 특허심판원 심결의 주요 쟁점이었던 것으로 나타났다.

오리지널사인 HK이노엔은 제네릭사들이 사용한 '결정형'이 케이캡 오리지널 결정형을 제조하기 위한 전 단계 물질이며, 실제 완제품으로 제조한 이후로는 오리지널 결정형처럼 전환되므로 간접 침해라는 주장을 펼쳤다.

HK이노엔은 이 주장의 근거로 감정 시험까지 동원했으나, 특허심판원은 오리지널사의 주장을 받아들이지 않았다. 제네릭사들이 사용한 결정형은 오리지널과 다른 물질이라는 게 특허심판원의 판단이다.

제네릭사 결정형특허 회피 도전…오리지널사 '간접 침해' 주장

3일 제약업계에 따르면 특허심판원은 최근 이러한 내용이 포함된 심결문을 공개했다.

삼천당제약은 지난 2022년 12월 31일 HK이노엔을 상대로 케이캡 결정형특허에 소극적 권리범위확인 심판을 청구한 바 있다. 이후 80여개 업체가 같은 특허에 동일한 심판을 청구했다.

2036년 3월 만료되는 케이캡 결정형특허는 케이캡 주성분인 테고프라잔에 결합된 '신규 결정형과 제조방법'에 관한 내용이다.

제네릭사들은 특허 회피를 위해 오리지널과 다른 결정형을 중국·인도 등의 원료 업체로부터 확보했다.

이어 해당 결정형이 오리지널의 결정형과는 다르기 때문에 특허를 침해하지 않는다는 주장을 펼쳤다.

HK이노엔은 제네릭사들이 확보한 결정형이 사실상 오리지널의 결정형과 다르지 않다는 주장으로 맞섰다.

제네릭사들의 결정형은 ▲오리지널 결정형을 생산하기 위한 전 단계 물질이며 ▲실제 완제품으로 제조한 뒤로는 오리지널 결정형과 같은 성질로 전환된다는 게 HK이노엔의 주장이다.

이를 근거로 HK이노엔은 제네릭사들이 오리지널 특허를 '간접 침해'한다고 주장했다. 즉, 제네릭사들의 결정형이 최초엔 다른 물질로 보이지만 결국엔 오리지널과 같은 성질로 전환되므로 특허 침해에 해당한다는 것이다.

감정 시험 동원했으나…오히려 제네릭사 결정형 독립성 확인만

이러한 주장의 근거로 HK이노엔은 감정 시험까지 동원했다.

HK이노엔은 제네릭사들의 방식대로 물질을 만들었을 때 ▲제조 직후 시점에 오리지널의 결정형이 존재하는지 ▲수개월 간 보관했을 때 오리지널의 결정형이 존재하는지 ▲물질을 제제화 했을 때 오리지널의 결정형이 존재하는지 각각 시험했다.

그러나 결과적으로는 이 감정 시험이 오히려 HK이노엔의 발목을 잡았다.

우선 제조 직후 시점에 오리지널의 결정형이 존재하는지 살펴본 결과, 오리지널 결정형 특유의 성질이 확인되지 않았다. 제조 후 수개월 간 보관한 시점에서도 제네릭사들의 결정형이 온전히 존재하는 것으로 나타났다.

마지막으로 물질을 제제화 했을 때에 대해선 특허심판원이 적절한 감정이 아니라고 선을 그었다. 제네릭사들과 오리지널사의 결정형이 동일한지 여부만 판단하기 때문에 제제화 한 이후에 대해선 판단하지 않는다는 게 특허심판원의 설명이다.

이와 함께 제네릭사들이 사용한 결정형이 오리지널 결정형의 생산에만 사용되는 물질이라는 주장에 대해서도 일축했다.

특허심판원은 "제출된 자료를 검토했을 때 제네릭사들의 결정형은 독립적으로 생산·사용할 수 있는 화합물이며, 부형제 등 다른 구성을 통해 완제의약품의 다른 용도로 사용하는 것도 가능하다"고 설명했다.

그러면서 "제네릭사들의 결정형이 오리지널 결정형의 생산에만 사용되는 화합물이라면 이를 특허권자가 증명해야 하는데, 제출된 자료만으로는 오로지 오리지널 결정형의 생산에만 사용된다고 인정하기 어렵다"고 판단했다.

결국 제네릭사들은 자체 확보한 결정형이 오리지널 결정형과 다르다는 점을 입증했고, 이를 통해 케이캡 결정형특허를 회피하는 데 성공했다. HK이노엔은 항소 여부를 검토 중이다. 이와 별개로 케이캡 물질특허와 관련한 특허심판원 심결은 아직 나오지 않았다.