신풍제약 고혈압약 '디발탄', 상표권 특허분쟁 승소

• 특허심판원, 식약청 허가 인한 '상표 불사용'은 취소 이유 안돼

식약청 허가 절차가 늦어지면서 상표를 부득이하게 사용하지 못했다면 상표권 취소 사유가 안된다는 특허심판원 첫 심결이 나와 주목된다.

특허심판원 제1부(심판장 김태만)는 최근 다국적사인 노바티스사가 신풍제약의 항고혈압제 상표권인 디발탄(Divaltan)에 대해 제기한 상표 '불사용 취소' 심판에 대해 신풍제약의 손을 들어줬다.

식약청 품목허가를 받기 전에는 정상적인 거래가 불가능하기 때문에 품목허가 진행으로 말미암아 상표를 사용하지 못한 것은 취소사유가 될 수 없다는 판결이다.

'디발탄(Divaltan)' 상표는 2008년 9월 2일에 등록됐으나 등록 이후 심판청구일까지 3년 동안 식약청의 품목허가 절차가 완료되지 않아 상표를 사용할 수 없었다.

이에대해 노바티스는 3년이나 연속해서 등록된 상표를 사용하지 않는 것은 좋은 상표를 선점하고 정당한 이유없이 사용하지 않음으로서 진정한 사용의사를 가진 자들의 상표 선택권을 가로막는 것이라며 '불사용 취소 심판'을 청구했다.

그러나 심결에서는 신풍제약이 상표 등록 이후 식약청으로부터 품목허가 절차를 진행하느라 상표를 사용하지 못한 것은 '법률에 의한 규제'에 의해 상표를 사용하지 못한 것이라고 밝혔다.

따라서 신풍제약 귀책사유에 의한 것이 아니기 때문에 상표 불사용에 정당한 이유가 성립돼 상표권이 취소되지 않는다고 심결했다.

이번 심결은 식약청의 품목허가 절차로 말미암아 상표권을 사용하지 못하는 것은 ‘법률에 의한 규제’에 해당해 상표 불사용의 정당한 이유가 된다는 최초의 심결이다.

지금까지 식약청 품목허가 절차가 상표 불사용의 정당한 이유가 된다는 심판사례는 없었다는 것이 특허전문가들의 설명이다.

한편 특허전문가에 따르면 오리지널사와 제네릭사 특허분쟁은 주로 오리지널사의 후속 특허에 대한 무효심판과 특허권 침해사건이 주를 이뤄왔는데 최근들어 상표권 특허분쟁도 등장하고 있다.

신풍제약 소송을 대리한 안소영 변리사는 "오리지널사가 제네릭의 상표권을 무효시키거나 취소시키려는 상표권 특허분쟁도 심심찮게 등장하고 있다"며 "이미 식약청 허가를 받아 출시를 준비 중인 의약품에 대해 그 명칭에 대한 상표권이 무효되면 그만큼 제네릭의 영업이 타격을 받을 수 있기 때문"이라고 말했다.