BMS, '바라크루드' 상표권으로 제네릭 '으름장'

• 제네릭 품목허가 제약사에 내용증명 발송…'바라'라는 상표명 사용 말라

B형간염치료제 바라크루드(엔테카비르) 개발사인 BMS가 상표권에 대한 적극적인 권리행사에 나서고 있어 향방에 관심이 쏠리고 있습니다.

최근 BMS는 바라크루드 제네릭 품목허가 국내제약사를 상대로 '바라'라는 이름의 상표로 제품을 출시하지 말 것을 내용으로 한 내용증명우편을 법률대리인 김앤장법률사무소를 통해 발송했습니다.

동아에스티는 '바라클'이라는 상품명으로 가장 먼저 제네릭을 출시했고, 대웅제약 바라크로스, SK케미칼 바라큐어 등 다수 제네릭이 품목허가된 상황입니다.

데일리팜이 단독 입수한 내용증명은 ▲바라크루드의 국내 상표등록 보유(상표등록 제595700/제665780)에 따른 법적 권리보호 실현 ▲일반적 언어관행상 강하게 발음되고 인식되는 어두 부분 '바라'의 사용은 상표권 침해 등이 핵심입니다.

내용증명은 또 '제네릭사들이 '바라***'라는 상표명으로 제품을 출시할 경우 부정경쟁행위에 해당할 수 있어 소송 등의 법적 조치를 취할 수 있다'고 밝히고 있습니다.

BMS 관계자는 "상표권과 관련한 이번 내용증명 발송 건은 합법적 권리행사 차원에서 진행됐으며, 당연한 방어적 수단을 활용한 것"이라고 말했습니다.

내용증명을 수신한 제네릭사들은 "이미 허가된 제품에 대한 상표명 변경은 고려치 않고 있다. 소송은 소송으로 대응할 것"이라는 강경한 입장입니다.

바라크루드 상표권 침해 논란에 대한 시각과 해석도 분분합니다.

먼저 국내 제네릭사들의 손을 들어 준 판단기준입니다.

[전화멘트] 미주특허법인 관계자: "(저희 특허법인 변리사분들과 의견을 나눠봤는데요)'바라'라는 부분을 쓰지 말라고 해석하는 것은 좀 무리하다라는 의견이 많더라고요. 때문에 상표법상 문제가 되지 않을 수도 있다는 의견입니다. 소송으로 가더라도 BMS가 이길 확률이 그렇게 높지 않다라고 보고 있는 것 같아요. 국내 제약사들이 상표를 어떤 식으로 결합해서 만드냐에 따라 사안별로 다르게 해석될 수도 있다고 합니다. 바라크루드가 들어가게 쓰면 당연히 안되고요. 아니면 '바라크루'까지 쓰고 뒷 글자를 '더'로 하면 헛갈릴 수 있잖아요. 그런 경우가 아니고 '바라' 두 글자를 아예 못쓰게 한다는 것은 좀 무리가 있는 것 같아요."

[전화 인터뷰] A제약사 특허팀장: "이번 건은 특허권리자로서 당연한 주장이라고 생각합니다. 보통 상표는 일체성을 가지고 판단하거든요, 전체적으로요. 그런데 (바라크루드 앞글자인 바라)앞 글자가 유사하다고해서 상표권을 침해했다고 판단하기는 어려울 것 같아요."

해외의 경우도 오리지널과 제네릭 사이에서 종종 상표권 소송사례가 발생합니다.

하지만 대부분의 제네릭은 오리지널에서 사용하고 있는 상표명이 아닌 성분명으로 출시되는 경우가 많습니다.

[전화 인터뷰] 미국 현지 제약업계 관계자: "이부프로펜 계열의 제네릭은 그냥 이부프로펜 상표명으로 팔지 이를테면 화이자 '에드빌' 제품명과 같이 유사하게 상표를 쓰지 않죠. 에드빌은 상표등록돼 있으니까요. 타이레놀 제네릭들도 아세트아미노펜 이름으로 제품 나가고요. 좋은 실례로 예전에 현대자동차가 포니라는 이름으로 미국 수출을 못했어요. 한국에서는 포니1, 포니2까지 있었지만요. 왜냐면 포드에서 포니라는 이름으로 상표등록을 해놓고 있었어요. 결국 특허소송이 벌어졌고, 현대차가 재판에서 졌어요. 그래서 포니가 아닌 다른 이름 만들어서 수출했죠."

한편 바라크루드의 지난해 매출액은 1500억원 정도며, 현재 60여개 제약사에서 130여 품목의 제네릭을 준비 중인 것으로 파악됩니다.

데일리팜뉴스 노병철입니다.