"약물 후속특허 출원은 미래를 위한 가장 값싼 투자"

• 안소영 변리사
• "최근 달라진 특허판결에 전략 세워야"
• "오리지널사도 제네릭사도 물질특허 하나만 생각하면 안 돼"

안소영 변리사

[데일리팜=이탁순 기자] "특허 제도 혜택을 충분히 향유하려면 내 물질의 에버그리닝 전략뿐만 아니라 제네릭사 입장에서도 남의 물질에 대한 후속특허 출원도 고려할 필요가 있습니다."

지난 16년 제약·바이오 전문 특허법률사무소로 한 길을 걸어 온 안소영국제특허법률사무소의 안소영(이대 약대·61) 대표 변리사는 최근 특허 판결이 예전과 다른 흐름을 보이고 있다며 변화에 주목해야 한다고 강조했다.

그는 18일 역삼동 사무실에서 진행한 인터뷰에서 후속특허에 대한 법원의 판단이 과거와 다르고, 후속특허를 둘러싼 분쟁도 오랜 기간 이어지는 사례가 있다며 이같이 주장했다.

안 변리사는 "2005년 국내 제약사가 빈혈치료제 EPO 특허 무효 사건에서 승소한 뒤 2017년에는 EPO 조성물특허를 놓고 국내 제약사끼리 다툰 사건이 있었고, 2020년에는 2세대 EPO인 네스프 관련 특허사건에 대한 판결이 있었다"면서 "그만큼 제품생명이 몇 십년을 가기 때문에 특허권자나 도전자의 마인드도 변화해야 한다"고 설명했다.

해당 사건 모두 안 변리사가 참여해 승소한 사건들이다. 물질특허가 종료되더라도 후속 특허를 놓고 분쟁이 지속된다는 점을 EPO 사건이 말해준다.

그는 "특허권자는 물질특허 출원에 만족할 게 아니라 후속특허를 계속 출원해 허들을 만들어 특허 보유 혜택을 오래 가져가야 한다"고 강조했다. 이는 최근 신약개발에 활발히 참여하고 있는 국내 제약사에도 해당되는 이야기다.

실제로 최근 국내 제약사가 개발한 약물의 특허를 놓고 분쟁이 잇따르고 있다.

후속특허 출원 전략은 비단 오리지널사에만 국한된 것도 아니다. 안 변리사는 "테바의 경우 오리지널 신약의 물질특허가 나오면 곧바로 결정형특허 시리즈를 만들어 특허를 등록한다"면서 "이러한 결정형특허는 물질특허가 만료되면 활용도가 높아진다"고 설명했다.

최근 달라진 판결도 후속특허 출원의 중요성을 대변하고 있다. 선택발명의 경우 특허 인정이 어려웠으나, 최근 아픽사반 분쟁 판례를 통해 특허 길이 열렸다는 분석이 나온다.

또한 과거 인정받지 못했던 용법·용량 특허도 5년 전 판결로 특허대상이 되어 진보성을 논하는 단계에 있다. 안 변리사는 "지난달 대법원은 특허등록이 계속 거절된 결정형특허도 인정한 판결이 나왔다"며 "이 역시 결정형특허는 어렵다는 인식을 깨는 판결"이라고 지목했다.

그는 "지금은 불가능해 보여도 특허 출원하면 나중에 권리를 통해 경제적 가치를 실현할 수 있다"며 "강한 특허 하나만 생각할 게 아니라 여러 개를 통해 신약을 보호하는 게 중요하다"고 조언했다. 오픈이노베이션을 통해 제품화하는 경우도 그 과정이 오래 걸리기 때문에 물질특허뿐만 아니라 후속특허를 통해 제품을 보호해야 한다는 것이다.

안소영 변리사는 이대 약대를 졸업하고, 동대학원에서 박사학위를 취득한 뒤 1994년부터 2000년까지 특허청에서 근무했다. 그는 특허청에서 '생명공학 특허 심사기준'을 최초로 만들었고, 1998년 특허법원 설립 뒤에는 약품분야 최초 소송 수행자로도 활약했다.

특허청에서 나와 변리사로 본격적인 커리어를 쌓은 그는 2006년 독립해 현재까지 제약·바이오·화학 특화 변리사 사무소의 대표 직함을 이어가고 있다.

2000년대 중반 안 변리사가 참여한 플라빅스와 리피토 소송은 국내 제네릭사가 대규모로 연합해 승소한 첫 사례로 기억되고 있다. 당시 플라빅스는 국내 매출 1위, 리피토는 전세계 매출 1위 제품이었다. 안 변리사의 활약으로 후발제품이 일찍 출시할 수 있었고, 이는 국내 제약업계를 한 단계 성장시키는 밑거름이 됐다는 평가를 받고 있다.

20년 넘게 산전수전을 겪은 그는 최근 국내 특허 판결의 흐름이 명확한 변화의 신호라며 이에 대한 제약업계의 대비책, 특히 후속특허 출원의 중요성을 강조하고 나선 것이다.

안 변리사는 "제네릭사는 특허판례를 수시 모니터링하면서 면밀한 검토를 통해 도전에 나서는 게 중요해졌고, 특허권자도 더 긍정적인 생각으로 미래를 보고 후속특허 출원에 투자해야 한다"며 "후속특허는 어렵다는 인식을 버리고, 출원을 하는 게 가장 값싼 투자"라고 강조했다.