보령 노바스크 통상실시권 허여청구 '기각'

• 특허심판원 "기술진보 없다" 결론...국내 첫 심결 의의

통상실시 허여 첫 심결문 일부 발췌.

통상실시권 허여 청구에 대한 국내 첫 심결이 나왔다.

특허심판원 제6부(심판장 이윤원)는 보령제약이 화이자를 상대로 제기한 ' 암로디핀베실레이트염(이하 노바스크)의 통상실시권 허여' 청구를 최종 기각했다.

통상실시권 허여(특허법 제138조) 심판은 후출원자가 선출원자의 특허발명을 실시하기 위해 선출원자로부터 동의를 얻지 못할 경우 후출원 발명을 실시할 수 있도록 청구하는 심판제도를 말한다.

이는 특허받은 선-후 출원 발명간 밀접한 관련성이 있어 후출원이 선출원의 권리에 의해 실시가 제한되는 경우 발생할 수 있다.

실제 보령제약은 화이자의 기술내용(1995.10.30 특허등록)에 비해 공정을 단축하고 수율을 향상시킨 제조방법 특허를 1999년 6월 30일 획득했고 이후 화이자에 매출액 대비 로열티를 지급하는 방식으로 후출원 발명을 실시할 수 있게 해달라는 제안을 7~8차례 한 것으로 알려졌다.

그러나 화이자와의 협의가 결렬되자 보령은 통상실시권 허여청구를 2003년 3월 특허심판원에 제기했다. 보령은 통상실시 기간을 심결이 확정된 날로부터 2010년 7월 7일까지, 그 대가로 순매출액의 2%를 지급할 수 있게 해 달라는 내용으로 심판을 청구했다.

이와관련 특허심판원은 최종 심결문에서 "(통상실시권 허여는) 해당 특허발명이 단순히 특허로서 인정될 수 있는 정도를 넘어 그 발명을 실시하지 않는 것이 해당산업 발전을 저해한다고 인정할 수 있을 정도의 '상당한 기술적 진보'를 입증해야 한다"고 설명했다.

심판원은 그러나 보령의 특허는 단순히 공정이 단축되고 수율이 향상되었다는 제조방법상의 이점만을 내세운 것인데다 설사 화이자 특허가 다소 제조공정이 복잡하고 수율이 낮다 하더라도 이는 제약 산업적 측면에서 장애요인이 된다고 말할 수 없다고 지적했다.

따라서 심판원은 보령이 화이자 노바스크를 상대로 제기한 통상실시권 허여 청구를 기각했다. 이번 심결은 통상실시권 허여청구에 대해 국내 최초로 내려진 심결이라는 점에서 주목받고 있다.

특허심판원 제6부 이윤원 심판장.

하지만 심판청구에서부터 심결에 이르기까지 4년여 가까이 소요됐다는 점에서 심결 자체로서의 의미는 있지만 보령의 개발전략 등에 대해 실질적인 영향을 미치지는 않을 것으로 보인다.

실제 보령은 심판과정이 지연되면서 암로디핀베실레이트염 대신 칼슘길항제인 실니디핀제제(제품명 시나롱)를 도입, 현재 150억원대 이상 품목으로 키웠고 기각결정에 대해서도 특허법원 항소 등 후속절차를 밟을 의사가 없는 것으로 알려졌다.

심판을 담당한 이윤원 심판장은 데일리팜과의 인터뷰에서 "보령의 청구가 비록 기각됐지만 통상실시권 허여를 받을 수 있는 경우에 대한 구체적인 가이드라인을 제시했다는데 심결의 의의가 있다"고 평가했다.

이 심판장은 또 "후특허발명이 허용되지 않을 경우 실질적으로 실시되지 못하는 구체적인 기술분야가 존재하는 경우 '상당한 기술적 진보'를 이룬 것으로 판단할 수 있다"며 "이는 새로운 용도발명, 선택발명, 제법발명 등 어떤 형태로든 합리적인 논리구성만 된다면 통상실시권 허여대상에 포함될 수 있다는 것을 뜻한다"고 말했다.