"코자 제네릭 특허 침해 아니다"…MSD 패소

• 특허심판원, 존속기간 임박 특허침해 청구 부당한 행위 판결

MSD고혈압 치료제 코자 특허 존속 기간이 임박한 상황에서 특허 침해 청구 소송을 제기한 경우 이는 부적법한 청구에 해당한다는 특허심판원의 판결이 나왔다.

특허심판원 제 6부(정순성, 윤경애, 이태영 심판관)은 최근 한국MSD가 동아제약, 종근당, 한미약품, 유한양행 등 9개사를 대상으로 제기한 ‘적극적 권리범위 확인심판 청구 소송’에서 원고패소 판결을 내렸다.

특허심판원은 판결문을 통해 “지난해 11월 특허 존속기간이 만료돼 이건 심리종결 이전에 소멸된 사실을 그 등록원부에 의해 알수 있다”며 “따라서 이번 심판청구는 심판의 대상물이 없어 확인의 이익이 없는 부적법한 청구에 해당하고 그 흠결을 보장할수 없는 것”이라고 판결했다.

이에 특허법 142조에 규정에 따라 심판청구를 각하한다는 것이 특허심판원의 결정.

이에따라 지난해 하반기 일제히 발매에 들어간 동아제약 '코자르탄', 유한양행 '로자살탄', 한미약품 '오잘탄', 종근당 '살로탄' 등 국내 주요 제네릭들은 특허침해 부담에서 벗어나게 됐다.

MSD의 권리범위 확인심판 청구 대상업체는 동아제약, 유한양행, 한미약품, 종근당, 일동제약, 보령제약, 영진약품, 신일제약, 삼익제약 등 9개사이다.

소송을 대리한 박정일 변호사는 “이 사건의 경우 특허기간이 1년도 안남은 상황에서 청구가 들어간 경우로 심리기간 종결 이전에 특허가 만료됐다는 점에서 무리한 소송에 해당한다”고 강조했다.

이는 오리지널사인 MSD가 국내 제약사들을 압박하기 위해 권리범위 확인심판 청구소송을 제기한 부당한 행위에 해당 한다는 것이 박 변호사의 설명이다.

다만 최근 특허법원의 아프로벨(이베사탄) 판결에서는 특허기간이 많이 남아있는 상황에서 미리 허가를 받고 약가가 등재된 경우 ‘확인 이익’이 있다고 판단 했다는 점에서 국내사들의 숙지가 필요할 것으로 관측된다.

한편 지난해 하반기 쏟아진 코자 제네릭들은 종근당 ‘살로탄’ 유한양행 ‘로자살탄’ 동아제약 '코자르탄', 한미약품 '오잘탄' 등이 치열하게 경합하고 있는 가운데 상위 품목들은 올해 무난하게 블록버스터 등극이 가능할 것으로 전망된다.