특허전략 전문가 존스데이 로펌-문예실 변호사

• "셀젠 레브리미드 특허전략 구축의 숨은 역군"

미국 빅10 제약사로 성장한 셀젠의 성공신화는 어디에 있을까.

결론부터 말하면 치밀하고 미래지향적인 글로벌 특허전략에 있다.

셀젠의 간판 품목 레브리미드(연매출 4조)가 블록버스터로 성장할 수 있었던 이유는 신물질 개발에 따른 물질, 용도, 제조방법 등 다양한 특허 전략을 장기간에 걸쳐 수립, 관리 및 실행해 왔기 때문이다.

오늘 만나 볼 미국 존스데이(JONES DAY/미국 제 2 대형 로펌) 파트너인 문예실 특허변호사는 약사 출신 법조인으로 15년째 셀젠의 글로벌 특허전략 구축을 담당하고 있다.

현대자동차 미국 특허 침해 소송을 방어한 경력만으로도 문 변호사의 실력을 미루어 짐작할 수 있다.

"우리나라 제약사들의 글로벌 진출 관건은 특허전략을 어떻게 세우냐에 있다해도 과언이 아닙니다. 미국 현지에서 얻은 다양한 법률지식, 인더스트리와 비지니스의 이해 및 네트워크를 통해 우리나라 제약사들의 글로벌 진출을 돕고 싶습니다."

우리나라 제약기업이 미국 및 해외에서 경쟁력을 갖추기 위해서는 자사 및 경쟁사의 글로벌 특허권 검토, 공격/방어적 전략수립, FDA 허가및 특허 연계 제도, 각 규제와 정책의 이해가 필수다.

따라서 이 분야에 전문성을 갖춘 변호사의 자문을 받아 자사의 글로벌 특허권을 강화하고, 국제 거래 협상과 분쟁 해결을 위한 통합적이고 장기적인 전략수립이 필요하다.

특히 2011년 미국특허법 개정에 주목할 필요가 있다.

발명자 보호를 선언하고 있던 미국헌법에 기초한 선발명주의(First-to-invent) 시스템을 200여 년간 유지하던 미국특허법은 기업출원의 증가 및 국제적 추세에 따라 선출원주의(First-Inventor-to-File)로 전환하고, 제3자의 출원에 관한 선행기술 정보제공 제도 및 특허청 판사를 통한 특허재심사 제도 (Post Grant Proceedings)를 도입하였다.

이에 대해 문 변호사는 "특허청 재심사제도를 이용하면 특허침해소송에 비해 저렴한 비용으로 부실 특허권의 취소가 용이하므로 심도 있고 다양한 특허전략수립이 필요하다"고 말했다.

한국 및 뉴욕주 약사, 한국 변리사, 미국 특허변호사 자격을 가진 문 변호사의 미래비전은 국내 제약사들의 글로벌 진출을 돕는 자문역할이다.

여기에 더해 자신과 같은 길을 걷고자하는 후배들에게 도움을 주는 멘토 역할도 빼놓을 수 없는 그의 꿈이다.

다음은 문예실 변호사와의 일문일답.

-문예실 변호사님의 이력 소개 부탁드립니다.

=저는 이대 약대 78학번, 서울대 보건대학원을 다니던 중 도미해 뉴욕주 약사 자격증을 취득하고 뉴욕 St. John's University 약학석사를 마쳤습니다.

국내에 들어와서 특허사무소에서 일하면서 한국 변리사자격을 1997년에 취득했습니다.

1999년에 도미해 미국 로펌에서 일하면서 뉴욕 Cardozo School of Law에서 법학박사를 취득했으며, 미국 특허변호사, 뉴욕주 변호사로 현재 JONES DAY 파트너로서 미국의 지적재산권 분야에서 미국 글로벌 제약회사 및 다수의 한국 기업들을 대리하고 있습니다.

-한국 약사·변리사 라이센스 소지자가 어떤 이유로 미국으로 건너가 변호사·약사 라이센스를 취득해 관련 분야에서 일하시는지 그 계기와 동기가 궁금합니다.

=처음 미국에서 약학 공부하고 한국에 왔을 때 이대에서 특허사무소를 소개받아 입사하게 되었습니다.

약학전공을 살려서 지식재산을 보호하는 변리업무가 제 적성에 맞았고 국제적 특허업무를 활용할 수 있어서 좋았습니다.

'변리사가 되어야 겠다'고 마음먹고 2년의 실패 후에 3번째 도전에 합격했습니다.

변리 업무를 하다 보니 국제적인 감각과 경험이 필요함을 느끼고 아이들이 미국에서 교육받기 원해서 미국에 다시 가서 로펌에서 일했습니다.

로펌에서는 변호사 자격증이 필요함을 실감하고 로펌에서 일하면서 로스쿨을 다녔습니다.

-현재 직업에서 느끼는 보람은 무엇이고, 애로사항은 무엇입니까?

=저는 한국 및 뉴욕주 약사, 한국변리사, 미국특허변호사 및 뉴욕주 변호사 자격증을 소지하고, 20여년 간 바이오 및 제약 회사를 위해 미국, 유럽, 아시아의 Jones Day팀과 남미, 아프리카 등 각국 변호사들과 유기적으로 협조해 글로벌 지적재산권 특허 포트폴리오 전략을 세우고, 각국마다 다른 법제도에 따라 특허출원, 소송, regulatory/marketing exclusivity issue, FDA 허가-특허 연계 제도 등 광범위한 서비스를 제공하고 있습니다.

예를 들어 제가 15년간 대리하고 있는 미국 제약회사 Celgene Corporation은 소규모의 회사였는데 저의가 다양한 특허전략을 지속적으로 세우고 대표적인 항암제 레브리미드는 연간 $4 빌리언이 넘는 매출로 미국에서 10위안에 드는 글로벌 제약사가 되어 보람을 느낍니다.

대표적인 한국기업 사건으로는 현대 자동차의 미국 특허침해 소송사건을 방어했고, 현재 Boston Scientific Corporation이 제기한 Stent관련 미국 특허침해소송에서 한국 의료기기 회사(세운메디칼, Standard Sci-Tech)를 대리하고 있습니다.

미국과 한국을 오가며 일할 때 시차에 적응해야 하는 점과, 고객의 기대에 부응하고 각 나라의 법제에 맞는 전략을 세우기 위해 많은 시간 업무에 몰두해야 하는 어려움이 있습니다.

-존스데이로펌은 미국 빅5에 꼽히는 대형로펌인 것으로 압니다. 인력규모와 강점은 무엇입니까?

=Jones Day는 미국에서 두 번째로 큰 규모로 미국, 유럽, 아시아, 중동, 남미, 아프리카 42개 사무소에 2400여명의 변호사가 있습니다.

Fortune 500, Fortune Global 500, FT Global 500에 속한 다수의 글로벌 기업들을 대리하고 있습니다.

저희의 국제적 역량은 각 산업 분야에서 고객의 국제 거래를 성공시켰습니다.

제가 속한 지적재산권 그룹은240여명의 변호사들이 있습니다.

각 사무소의 Jones Day 변호사들이 유기적으로 협조하여 각국마다 다른 법제도에 따라 글로벌 전략을 세우고 광범위한 서비스를 제공하고 있습니다.

업무 분야로는 지적재산권, 공정거래, 국제분쟁, 생명과학, 신기술, 의료, 복리후생, 경영진 보상, 에너지, 환경, 보건 및 안전, 기업 인수합병, 보험, 소송 및 항소, Banking & Finance, capital market, 사모펀드, 금융기관소송 및 인허가, 금융 규제 대책, 증권 소송 및 증권거래위원회 규제, 기업구조조정, 기업 불법행위소송, Corporate Criminal Investigations, 정부규제, 아웃소싱, 프랜차이즈 및 유통, 부동산, 조세, Corporate Compliance Programs, 전자증거개시, 정보 보호 등 다양합니다.

Jones Day는 전세계 사무소에서 고객의 문제 해결에 가장 적합한 경험과 기술에 능통한 전문 변호사들이 유기적인 협조 하에 법률서비스를 제공할 수 있도록 글로벌 네트워크를 구축하고 있습니다.

따라서 세계 금융 및 비즈니스의 중심지에서 각 사무소의 변호사들이 24시간 동안 고객의 요구에 최상의 법률서비스를 신속히 제공할 수 있습니다.

각 분야의 다양하고 복잡한 법적 문제들을 총체적으로 해결하고자 국제 전략과 기술을 갖춘 변호사들이 팀을 구성하여 서비스를 제공합니다.

Jones Day는 BTI Consulting Group의 기업의 사내 변호사들을 대상으로 행한 미국로펌 평가조사에서 해마다best Firm으로 선정되었습니다.

또한, Chambers Global, Chambers USA, Corporate Board Member, The US Legal 500, The American Lawyer, Bloomberg, Thomson Reuters, International Financial Law Review 및 Asialaw Awards등에서 받은 매년의 수상 기록은 고객에게 최상의 법률서비스를 제공하기에 헌신해 온 노력의 결과라고 봅니다.

-문예실 변리사님께서는 국내 제약사들의 자문도 하고 계시는지요? 아울러 문 변리사님께 자문을 받기를 원하는 제약사들은 어떤 루트를 통해야 하나요?

=그동안 국내 제약사의 특허 출원, 포트폴리오 전략을 세웠습니다. 제게 이메일([e-mail]) 주시면 언제든 연락드립니다.

-국내 제약사들이 다국적 제약사들의 특허 전략에 맞서거나 경쟁하기 위해서는 어떤 전략을 구사해야 할지에 대한 팁을 주신다면요?

=한국 기업이 미국에서 경쟁력을 갖추기 위해서는 자사 및 경쟁사의 글로벌 지적재산권 검토, 공격적 및 방어적 전략수립, 라이센싱 및 협상, FDA 허가-특허 연계 제도, 정부규제와 정책 검토 등 다양한 분야에 전문성을 갖춘 변호사의 자문을 받아, 자사의 글로벌 지적재산권을 강화하고, 국제 거래 협상 및 분쟁 해결을 위한 통합적이고 장기적인 전략수립이 필요하다고 봅니다. 특히 2011년 9월 16일 미국특허법이 전면적으로 개정됨에 따라, 발명자의 보호를 선언하고 있는 미국헌법에 기초한 선발명주의(First-to-invent) 시스템을 200여 년간 유지하던 미국특허법은 기업출원의 증가 및 국제적 추세에 따라 선출원주의(First-Inventor-to-File)로 전환하고, 제3자의 출원에 관한 선행기술 정보제공 범위를 확대하는 등 큰 변화가 있습니다.

또한 제3자가 특허청을 통해 특허를 무효화시킬 수 있는 재심사제도를 강화하여 이 제도를 이용하면 소송보다 저렴한 비용으로 부실 권리의 취소가 용이하게 되었으므로 심도 있고 다양한 특허전략수립이 필요합니다.

아울러 한국에서 한미FTA 의약품 허가-특허 연계 제도 발효와 함께 특허에 대한 사전 분석 및 회피설계나 특허도전 전략이 요구되고 있는 상황에서 당면한 특허이슈 분석 및 대응전략 모색이 절실한 상황입니다.

-한미 FTA와 관련해서도 참여했다고 들었습니다.

=주미 영사관에서 미국 전문가의 의견을 구하는 단계에서 지적재산권과 관련된 부분의 의견을 보냈습니다.

-미국 변리사나 변호사, 약사를 꿈꾸는 준비생들에게 조언과 당부의 말씀을 해 주신다면요?

=저는 늘 찾아오는 분들에게 공부하라고 권면합니다.

많은 어려움이 있겠지만 본인인 좋아하고 하고 싶으면 열정과 믿음을 가지고 도전하길 권합니다.

-향후 계획과 비전에 대해 말씀해 주신다면요?

=국내 제약사들의 글로벌 진출을 돕는 최고의 자문역할을 하고 싶습니다.

그리고 변호사나 변리사에 도전하는 꿈 많은 학생들에게 멘토 역할을 하고 싶습니다.

Jones Day는 한국기업들의 해외 사업이나 외국기업들의 한국 내 사업에 대한 서비스를 제공하기 위해서 한국 전담팀을 두고, 한국기업을 위해 국제적 통합 법률 서비스를 제공하고 있습니다.

전담팀은 다양한 업무분야와 지역에 대한 전문성과 유창한 한국어 실력을 갖춘 변호사들로 구성되어, 미국, 유럽, 아시아(베이징, 홍콩, 상해, 타이페이, 도쿄, 싱가포르, 인도, 시드니) 사무소에 거주하고 있습니다.

전담팀은 제약, 바이오, 의료, 화학, 에너지, 사회기반 시설, 건설, 자동차, 전기, 전기통신, 신기술, 환경 기타 다양한 산업분야에 걸쳐 자문하고 있습니다.

전담팀은 기업 인수합병, 합작투자, 기업설립, 구조조정, 해외투자, 프로젝트 파이낸스, 독점 금지, 지적재산권 및 기술 보호, 조세, 인사·노무조치, 환경, 기업 형사 조사 등 광범위한 서비스를 제공하고 있습니다.

전담팀은 한국 유수의 로펌에서 일한 경력과 한국 기업 자문에 폭넓은 경험이 있어서, 국제거래에서 한국기업을 대리하여 국제거래체결, 국제분쟁, 조정업무 등 풍부한 실무 경험과 실력을 갖추고 있습니다.